En la
categoría de bienes incorporales se incluyen aquellos que corresponden a lo
que se ha dado en llamar propiedad intelectual. Bugallo
Montaño dice:
"Se denomina propiedad intelectual a las normas
que establecen el régimen jurídico de distintas creaciones del intelecto
humano: tanto a aquéllas espirituales, como a las que utilizan los industriales
y comerciantes en su actividad."
A su vez, considera que
la propiedad industrial constituye el conjunto de creaciones
intelectuales de aplicación industrial. Nuestro Derecho contiene normas sobre
patentes, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales.
El régimen
jurídico básico de la propiedad intelectual, está compuesto por
las siguientes leyes: Ley 9.739 de 1937 que se
modificó por Ley 17.616 del 2003 sobre derechos de autor, Ley
17.011 de 1998 sobre marcas, Ley 17.164 de 1999,
sobre patentes de invención y modelos de utilidad. Estas leyes los consideran
como bienes, objeto de derechos, susceptibles de ser trasmitidos y los tutelan
con una protección especial, incluso con sanciones penales contra quienes
vulneren los derechos que su propiedad acuerda.
I. La
propiedad industrial
La
propiedad industrial está constituida por los derechos establecidos para la
protección de las creaciones intelectuales de aplicación industrial. El
respecto, en nuestro Derecho rige el Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial de 1883, en su Acta de París de 1971, al cual Uruguay
adhirió por el Decreto Ley 14.910 de 1979. Asimismo, desde 1995, según Ley
16.671 de 1994, se encuentra vigente el Acuerdo sobre los Derechos de la
Propiedad Intelectual Relativos al Comercio, anexo al Tratado Constitutivo de la
Organización Mundial del Comercio.
A.
Privilegios Industriales
El
privilegio es una concesión que otorga el Poder Ejecutivo para que una persona
explote una industria en forma exclusiva por un plazo que se le fija que no
puede ser mayor de tres años. El Poder Ejecutivo puede concederlo dentro de límites
y condiciones legales. Esta competencia se la atribuye el artículo 168 de la
Constitución establece la competencia del Presidente de la República y, entre
otras, en el inciso 21 establece: “Conceder privilegios industriales
conforme a las leyes”. La regulación de los privilegios industriales se
encuentra en la Ley 10.079
del 14 de noviembre de 1941.
Mencionaremos
los límites y condiciones más importantes que establece la Ley 10.079.
*
Novedad de la industria
Debe
tratarse de una industria nueva en el país o una industria cuya explotación
fue abandonada por un período mayor
de tres años (art. 1, inc. 1). La misma ley califica lo que es industria nueva:
“Se
entiende por industria nueva, a los efectos de esta ley, aquella cuya explotación
no pueda realizarse por los establecimientos industriales ya instalados en el país,
si la inversión de nuevos e importantes capitales en la modificación de las
respectivas plantas industriales”.
*
Beneficio a la economía del país
El
Poder Ejecutivo sólo puede conceder el privilegio si, con la implantación de
la industria, se beneficia la economía general del país.
*
Enumeración legal de las industrias excluidas
En
el artículo 3 se excluye de privilegios a determinadas industrias:
“A)
Que se relacionen con la obtención o elaboración de combustibles líquidos o
carburantes.
B)
De productos farmacéuticos o medicinales y de productos químicos de uso
exclusivo o casi exclusivo en farmacia.
C)
Que no constituyan una verdadera transformación o que puedan explotarse por
procedimientos sencillos o de aplicación general.
D)
Que puedan considerarse como una modalidad o complementarios de las existentes
por requerir, además, su explotación, simples implementos mecánicos o aquéllas
que sólo constituyan etapas en el progresivo desenvolvimiento o
perfeccionamiento técnico de las ya instaladas.
E)
Cuyos productos puedan reemplazar a otros similares fabricados en el país a
base de materia prima genuinamente nacional”.
*
Inversión mínima
El
Poder Ejecutivo impondrá una inversión mínima.
La
concesión del privilegio acuerda a su titular el derecho a la explotación
exclusiva de una industria. Este derecho está tutelado incluso por normas de
carácter penal (arts. 24 y 27 Ley 10.079). Existe un límite en el artículo 6:
“La
concesión de un privilegio al amparo de esta ley, no podrá impedir a otra
industria la elaboración del mismo producto cuando ella misma lo utilice como
materia prima y lo someta a una substancial transformación de estado.”
Las
obligaciones del privilegiado se establecen en el artículo 14 de la Ley. Las
reseñamos a continuación. Debe invertir el capital que se le fijó y debe
instalar una industria o adquirir un establecimiento industrial para su
explotación.
El
trámite para obtener un privilegio se establece en los artículos 9, 10 y 11 de
la Ley 10.079. La Ley establece la posibilidad de que un industrial se oponga a
la concesión de un privilegio:
“Los
que hayan emprendido en el país una industria para la que se solicitare
privilegio podrán oponerse a que éste se conceda, justificando poseer un
establecimiento instalado especialmente para la explotación de la misma
industria, que no haya permanecido inactivo durante el año anterior a la fecha
de las publicaciones de la solicitud o que la falta de actividad se deba a
razones justificadas a juicio del Poder Ejecutivo.
También,
podrá deducir oposición quien justifique, en forma documentada, estar
planteando la industria desde fecha anterior a las referidas publicaciones.
El
período de oposición corre hasta treinta días después de la última
publicación.
La
oposición se substanciará por expediente separado.”
Quien
solicita el privilegio no puede ceder sus derechos durante su trámite (art. 20,
inc. 1, Ley 10.079). De acuerdo al artículo 29, inciso 3:
“El
concesionario de un privilegio industrial sólo podrá transferirlo después que
haya implantado efectivamente la industria, llevando los libros rubricados por
el Juzgado competente y los que exige esta ley y previa autorización del Poder
Ejecutivo, quien la otorgará cuando el cesionario llene a satisfacción iguales
condiciones que las exigidas al cedente”.
Se
deduce de este texto que, quien obtuvo el privilegio, después de establecer la
industria, podrá vender el establecimiento con el privilegio pero con la previa
autorización del Poder Ejecutivo.
El
artículo 20, inciso 2, admite que antes de la implantación de la industria, el
privilegiado puede constituir una sociedad a la cual se trasmitirá el
privilegio, siempre que en esa sociedad intervenga con un puesto de
responsabilidad.
B. Creaciones
Inventivas
La Ley
17.164 regula distintas figuras: patentes de
invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En el artículo 1
de la Ley 17.164 se dispone que la regulación se hace atendiendo al interés público
y a objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes áreas.
En el artículo
2 se distingue entre el derecho moral y los derechos patrimoniales del inventor
y diseñador en sus incisos 1 y 2:
“El
derecho moral de los inventores y diseñadores a que se los reconozca como
autores de sus invenciones y creaciones es inalienable e imprescriptible y se
transmite a sus herederos.
Los
derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y
los diseños industriales se protegerán mediante patentes, los que se acreditarán
con los títulos correspondientes.”
El artículo
5 establece que pueden ser titulares e esos derechos, las personas físicas o
jurídicas nacionales o extranjeras. El artículo 7 atribuye a los extranjeros
los mismos derechos que a los nacionales, haciendo la salvedad de los convenios
internacionales celebrados y agrega:
“El
Poder Ejecutivo podrá limitar la aplicación de esta disposición a los
nacionales de aquellos países, o personas asimiladas a ellos, que concedan una
reciprocidad adecuada.”
En los artículos
108 y siguientes se establecen normas registrales. De su contexto resulta que
son inscribibles las licencias, los embargos y las prendas que se pueden
constituir sobre los derechos de patente.
Interesan
las disposiciones contenidas en los artículos 118 y siguientes, en especial, el
artículo 120 que establece:
“El
personal que intervenga en la tramitación de las solicitudes de los derechos
regulados por la presente ley está obligado a mantener la reserva sobre el
contenido de los expedientes. La violación de este deber se considerará falta
grave.”
Para todos
los bienes comprendidos en esta ley se establece un régimen para diversos
accionamientos de los titulares de las patentes, en los artículos 99 a 105,
incluyendo sanciones penales. Se establece, también, un término de prescripción
corta, en el artículo 104:
“La
acción civil destinada a la reparación del daño prescribirá en el plazo de
cuatro años, contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción.”
1. Patentes de
invención
Inventar
es crear una cosa nueva.
La patente de invención, es el título que reconoce a una persona como creadora
de un producto o procedimiento novedoso, de aplicación industrial.
Para
que un invento sea patentable, es necesario que sea novedoso y que esté
destinado a la aplicación industrial. El artículo 8 de la Ley 17.164
establece qué inventos son patentables:
“Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que
supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.”
El artículo 11 agrega:
“Una
invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en
forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.”
Luego,
la Ley precisa lo que considera como novedoso y lo que no considera invención
patentable. A su vez, hay materias que no pueden patentarse como por ejemplo:
las teorías científicas y los métodos matemáticos; las plantas y los
animales; los esquemas, planes y métodos comerciales o contables; las obras
literarias y artísticas; los programas de computación aislados y el material
biológico y genético que existe en la naturaleza.
El
organismo que concede la patente es la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial (art. 47). Los derechos conferidos por la patente nacen con la
resolución que la concede. Así lo establece el artículo 3 de la Ley, sin
perjuicio de los derechos que emergen de la sola presentación de la solicitud y
del derecho de prioridad.
Se
debe cumplir con determinados requisitos legales para que su titular goce de los
derechos de exclusividad reconocidos por el Estado. Del régimen muy minucioso
de la Ley destacamos el artículo 16, inciso 2:
“Si
varias personas hicieren la misma invención en forma independiente unas de
otras, la patente se concederá a aquélla o a su sucesor, que presente primero
la solicitud de patente o invoque la prioridad de fecha más antigua para esa
invención”.
El artículo
42 admite la posibilidad de que se patenten invenciones comprendidas en
monopolios existentes a favor del Estado o de particulares.
Los artículos
22 y siguientes establecen el trámite para obtener la patente.
Cumplidas las formalidades y los trámites
exigidos, la solicitud de patente deberá ser publicada en el Boletín de la
Propiedad Industrial transcurridos dieciocho meses contados a partir del día
siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de
prioridad, en su caso (art. 26).
En opinión de Mezzera Álvarez,
a diferencia de lo que sucede con las marcas, la transferencia del
establecimiento no implica la transferencia de la patente de invención. Ello se
explica por cuanto la patente se refiere a una creación personalísima del
inventor, no necesariamente vinculada con el establecimiento.
2. Modelos de utilidad
El
artículo 81 de la Ley 17.164 define los modelos de utilidad:
“Considérase
modelo de utilidad patentable a toda nueva disposición o conformación obtenida
o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios,
dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor
utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra
ventaja para su uso o fabricación.
Se
entenderá que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el
estado de la técnica.
Un
modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad
inventiva.”
En
otros artículos se establecen precisiones, sobre el alcance de la norma
transcripta.
Las
patentes de modelos de utilidad se conceden por un plazo de 10 años, contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud, prorrogable por 5 años
(art. 84).
El
artículo 86 define los diseños industriales:
“Considéranse
diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter
ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le
otorgan una apariencia especial.”
El
artículo 88 establece los derechos que confiere:
“El
titular de la patente de diseño industrial posee el derecho de impedir que
terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en
venta, utilizar , importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un
diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo; incorpore ese diseño
o sólo presente diferencias menores con él.
Se
podrá impedir también la realización de algunos de los actos referidos en el
inciso anterior, cuando el diseño reproducido o incorporado se aplique a un
tipo de género de productos distinto de los indicados en la patente.”
Los
artículos 92 y siguientes, establecen el procedimiento para obtener la patente.
Se
confiere por el plazo de 10 años a partir de la presentación de la solicitud y
es prorrogable por el término de 5 años.
II.
Signos Distintivos
Entre
los signos distintivos, tenemos a las marcas,
los nombres comerciales
y las indicaciones geográficas.
A. Marcas
La Ley ofrece un concepto amplio de
marca. El artículo 1 de la Ley
17.011 de 1998
establece lo siguiente:
"Se
entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o
servicios de una persona física o jurídica de los de otra."
Rippe
Kaiser señala que el registro de
la marca confiere a su titular el derecho a utilizarla y que ese derecho tiene
su origen en el acto administrativo de concesión del registro. El derecho es
conferido en los términos siguientes.
1.
Derechos relacionados con la propiedad de la marca
En relación con la propiedad de la
marca, la Ley establece una presunción y confiere el derecho de uso exclusivo.
a.
Presunción de propiedad
Importa
la presunción de que la persona física o jurídica, a cuyo nombre ser
verificó la inscripción, es su legítima propietaria. En efecto, el artículo
9 de la Ley establece:
"El
derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la
presente ley.
El
registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica
a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria."
b.
Derecho de uso exclusivo
La Ley otorga el derecho
a usar o no la marca salvo que el Poder Ejecutivo decrete la obligatoriedad
de su uso por motivos de interés general. Esto está establecido en el artículo
19.
El
derecho reconocido legalmente supone la facultad de utilización en forma
exclusiva, aunque sólo con relación a los productos y los servicios para
los que hubiere sido solicitada. El artículo 11 dispone:
"La
propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los
productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.
Cuando
se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un
servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en
ella se indica."
2.
Derecho de oposición, reclamación de daños y perjuicios y ejercicio de
acciones penales
La
Ley otorga el derecho a oponerse al uso o registro de cualquier marca que
pueda producir confusión entre productos o servicios. El artículo 14
establece:
"El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda
producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física
o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley."
Este derecho de oposición se encuentra complementado con acciones civiles
y acciones penales tendientes a proteger los derechos
reconocidos en la Ley (art. 81 y ss.).
Para
valerse de este derecho, quien haya registrado una marca debe acreditar la
similitud entre algún producto o servicio que él fabrica o presta con otro que
esté utilizando la misma marca. Esto es esencial para fundamentar el derecho de
oposición, puesto que debe determinarse la existencia de confusión. En
sentencia del 21 de abril de 1.999, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
argumentaba en la forma siguiente:
“Al igual que la semejanza entre los
signos, la similitud entre los productos o servicios requiere complejos y
sutiles juicios valorativos para dilucidad con ayuda de las pautas o criterio
que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión.”
(La Justicia Uruguaya, caso 13.855).
Al
respecto, es particularmente abundante la jurisprudencia brasileña. Se ha
entendido repetidamente que sólo existe infracción a la Ley de Marcas cuando
se imita una marca para calificar productos o servicios idénticos, en virtud de
la confusión o error que esto habilita. Si no existe semejanza en las
actividades, no hay posibilidad de confusión ni de inducción a la clientela en
error. La sola violación de la marca no genera, por sí sola, derecho a
indemnización, siendo necesario probar, además del hecho del uso de la marca,
la etiología y los efectos dañosos.
El
perjuicio o daño que sufre quien haya registrado una marca, debe ser
considerado con relación a las ganancias que esa persona dejó de percibir como
consecuencia de la infracción. Por lo tanto, debe ofrecerse prueba sobre las
ganancias que le proporciona el uso de la marca y el eventual perjuicio que se
sufre por la desviación de clientela.
Rippe
Káiser ha sostenido - en consulta
formulada a partir de la Ley 9.956 - que “el
margen de ganancia del infractor tiene aptitud objetiva, cierta y verificable
para exhibir la medida del margen de ganancia que hubiera obtenido la víctima
del proceder desleal del infractor, si la primera hubiera podido actuar en el
mercado con sus signos distintivos sin la presencia competitivamente desleal del
segundo, en tanto conducta ilegítimamente apropiante de derechos de terceros e
ilegítimamente desviadora de clientela ajena.”
3.
Trasmisión
La
Ley otorga el derecho a transmitir la marca. El artículo 16 y el artículo
70 de la Ley 17.011 establecen que la propiedad de la marca puede ser
transmitida por sucesión o por acto entre vivos. El artículo 70 agrega que en
la venta de un establecimiento comercial se consideran comprendidas las marcas
salvo estipulación en contrario.
El
artículo 16 establece:
“La
propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto
entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o
por la acción de reivindicación.
La
transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá
hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efectos frente a
terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y
publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo
80, de la presente ley.”
El
artículo 70 dispone:
“La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca,
salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse
de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin
otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o
cesión.”
B. Nombre Comercial
El nombre
comercial está regulado en un capítulo de la Ley
17.011 de 1998 (arts.
67-72). La Ley no define el nombre comercial. Del contexto de sus normas resulta
que el nombre comercial es la forma en que se identifica la actividad comercial
o industrial de un comerciante.
El artículo
67 de la Ley establece que “el nombre comercial constituye una propiedad
industrial”. El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso y no es
registrable.
El nombre
del comerciante o la denominación social, identifican al sujeto de derecho,
quien lo utiliza para celebrar negocios jurídicos. El nombre comercial es el
que se da a una actividad para distinguirla de otras del mismo giro.
El artículo
68 se refiere al “nombre” o “designación convencional”.
Puede entenderse que el nombre comercial puede ser el nombre de una persona física
o la denominación de una sociedad o puede utilizarse como nombre comercial una
denominación de fantasía. Sería ésta la distinción adoptada por la Ley.
Damos un
ejemplo. El propietario de un bar puede ser una persona física llamada Ricardo
Martínez, quien utiliza su nombre personal en todas sus transacciones
mercantiles, pero designó su actividad con el nombre “Germinal” que
aparece en letreros al frente del establecimiento. En este caso, se distinguen
el nombre comercial del nombre del comerciante.
El Sr.
Ricardo Martínez podría utilizar su nombre personal para distinguir su
actividad. En este caso, su nombre personal adquiere carácter de nombre
comercial sujeto a la disciplina de esta ley. El nombre del comerciante, en este
caso, cumple varias funciones: identifica al comerciante, persona física o jurídica,
quien lo utiliza para la celebración de negocios mercantiles y, a la vez, sirve
para identificar la actividad ejercida en el establecimiento y para conservar la
clientela que va ligada a ese nombre.
Merlinsky
& Salaberry entienden que el
artículo 70 se refiere, no solamente a la marca, como dice el texto de la
norma sino, también, al nombre
comercial, porque la norma está
incluida en sede de nombres comerciales.
Dicen
textualmente:
“La
ley no prevé hipótesis alguna de separación de un nombre comercial del
establecimiento que lo lleva (art. 70 ley). Para que esa separación pueda
darse, es necesario pacto expreso en contrario en la enajenación del
establecimiento. Se sigue aquí el principio general: si nada se estipula la
enajenación del establecimiento comprende la del nombre comercial.
Esta
norma no es nueva, sino que ya se encontraba en el texto legal anterior.
Solamente que estaba ubicada en otro lugar. Era el art. 7 de la vieja ley,
Capítulo I, en la parte general relativa a marcas.
En
el nuevo texto ha sido reubicado y colocado en sede de ‘nombre comercial’.
Estimamos
que el cambio no ha sido feliz, y crea confusiones.
Entendemos
que lo que el legislador ha querido era extender el régimen previsto para las
marcas y su transferencia con el establecimiento comercial, al nombre
comercial.
Pero
se crea confusión reglamentando sobre marcas en sede de nombre comercial. Lo
mismo es válido para la o las marcas, con la salvedad de que la marca no
necesariamente va unida al establecimiento como el nombre. El titular de una
marca es una persona física o jurídica pero no un establecimiento comercial.
Interpretando
armónicamente el texto legal, utilizando además el método lógico
sistemático, debemos concluir en
lo siguiente:
a)
el art. 70 se refiere, no solamente a la marca, como dice el texto de la
norma, sino también el nombre comercial. Obsérvese que la norma está incluida
en sede de nombres comerciales.
b)
La enajenación del establecimiento, si nada se dice comprende el nombre
comercial que lo prestigia, valoriza y permite distinguirlo de los demás
establecimientos del mismo género. Por lo que es lógico que la enajenación
del establecimiento comprenda la de su nombre, salvo pacto expreso en
contrario. Ello es por otra parte el principio general.
c) Respecto de la o las marcas, ellas no son de propiedad del establecimiento,
como ya quedó dicho. Pero ellas pueden ser utilizadas por su titular en un
establecimiento fabril de su propiedad, o explotadas en un establecimiento
comercial en el que se expenden con exclusividad, artículos con dichas marcas.
En
estos casos, el titular de esa marca, persona física o jurídica que es a la
vez propietaria de dicho establecimiento, al enajenar este último, estará
obligándose igualmente a realizar los trámites necesarios, para transferir
las marcas que allí se explotan. Ello salvo que exista pacto en contrario”[3].
b. El nombre comercial
como identificación de la actividad comercial
No
tenemos el honor de compartir la interpretación reseñada. El artículo 70 está mal ubicado, pero sólo se refiere a
la marca.
En la Ley,
la marca tiene su especial régimen legal y el nombre tiene también su régimen
especial. Lo que se establezca para marca no es extensivo al nombre y viceversa.
Más
aun, en interpretación a contrario sensu, si la Ley admite que la marca
queda comprendida en la venta del establecimiento comercial y no lo dispone para
el nombre, es porque se ha querido un régimen distinto. Tan distinto es, que la
norma sobre nombre, lo vincula a una “actividad comercial” y no a un
establecimiento.
En
cuanto a la vinculación del nombre comercial con el establecimiento deben
realizarse las siguientes precisiones. La Ley no considera el derecho al nombre
comercial como un bien que integre la casa de comercio. La Ley, textualmente, no
vincula el nombre comercial a un establecimiento sino a una actividad con fines
comerciales. Quien desee realizar una actividad comercial puede adoptar un
nombre comercial, tenga o no establecimiento comercial y aunque no haya creado
una organización empresarial.
Así resulta de los artículos 68 y 71 de la
Ley 17.011. El artículo 71
dispone:
“El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial,
se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve.”
3. Régimen aplicable al nombre comercial
a.
Derecho al uso exclusivo y oposición
Varios artículos
de la Ley desarrollan los atributos de esa propiedad que, dada la inmaterialidad
del bien, consisten en el derecho al uso exclusivo y el derecho a oponerse a su
uso por terceros. Resulta de los artículos 68 y 69.
El artículo
68 establece:
“Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con
fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo
nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación
clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al
preexistente.”
Por el artículo 68 no se prohíbe directamente el uso del nombre comercial ya
usado por otro pero se impone, a quien quiere usarlo, la obligación de
efectuarle una modificación que lo haga visiblemente diferente al preexistente.
La restricción se impone sólo cuando se trate de las mismas actividades.
El artículo 69 dispone:
“La acción judicial del titular del
derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años
desde el día que se empezó a usar por otro."
La Ley no
dispone que la enajenación de la casa de comercio comprenda el nombre. La
Ley 17.011, que regula las marcas y el nombre, establece, expresamente, que la marca
se trasmite con la enajenación de la casa de comercio pero no dispone lo mismo
con respecto al nombre comercial.
* Interpretación del artículo 70 de la
Ley 17.011
El artículo
70 de la
Ley 17.011 establece:
“La cesión o venta del establecimiento
comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario
tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera
que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente
en el contrato de venta o cesión.”
En la Ley,
la marca tiene su especial régimen legal y el nombre tiene, también, su
régimen especial. Por ello, lo que se establece para la marca no es extensivo
al nombre y viceversa. Más aun, en una interpretación a contrario sensu,
si la Ley admite que la marca queda comprendida en la venta del establecimiento
comercial y no lo dispone para el nombre, es porque se ha querido un régimen
distinto. Puede concluirse que si la casa de comercio se trasmite, con ella no
se enajena el nombre.
Advertimos
que en materia de nombre existen intereses contrapuestos: el interés del
adquirente en mantener el nombre usado por el enajenante, como factor de
atracción de clientela y el interés del dueño del nombre, que tiene derecho a
su uso exclusivo y el interés de los terceros, que pueden ser confundidos con
la permanencia del nombre. Precisamente, para
tutela del creador del nombre y de los terceros, la Ley no ha dispuesto
que el nombre se trasmita con la enajenación del establecimiento, como lo hizo para las marcas.
* Precisiones
De acuerdo
al artículo 71, antes citado, la Ley tutela el nombre mientras esté anexado a
una actividad y no a un determinado establecimiento. Puede concluirse que si la
casa de comercio se trasmite, con ella no se enajena el nombre. Cuando el dueño
del nombre enajena el establecimiento, puede seguir su actividad con ese nombre
en otros establecimientos. El derecho de la exclusividad en su uso termina
cuando quien lo adoptó clausura sus actividades.
Por ejemplo,
cuando el dueño del nombre tiene varios establecimientos y enajena uno de
ellos, puede seguir su actividad, con ese nombre, en los establecimientos que
conserva. El adquirente del establecimiento no adquiere derecho al nombre.
Supongamos
que el Sr. Ricardo Martínez tiene varios bares y los explota bajo el mismo
nombre “Germinal“. Tiene un derecho exclusivo al
uso de ese nombre. Si vende
sólo uno de ellos, resulta claro que ese nombre Germinal no podrá ser
utilizado por el adquirente, porque el derecho de la exclusividad en su uso
termina sólo cuando Ricardo Martínez clausure sus actividades.
En otro
ejemplo, si quien enajena la casa de comercio cesa su actividad, no puede
reservarse la propiedad del nombre. Si Ricardo Martínez, es dueño de un bar y
lo enajena, cesando en su actividad, quien
lo adquiere, podrá usar el nombre Germinal, puesto que Ricardo Martínez ya no
tiene la propiedad de ese bien incorporal. Si, al enajenar el bar, el Sr.
Ricardo Martínez cesa con todas sus actividades, ya no tendrá derecho sobre el
nombre Germinal de su propiedad, por cuanto él ha cesado en su actividad. Quien
adquiere su casa de comercio, podrá ponerle como nombre Germinal, puesto que
Ricardo Martínez ya no tiene la propiedad de ese bien incorporal porque cesó
en su actividad.
Siguiendo
con ejemplos: el Sr. Ricardo Martínez usaba su nombre personal para designar su
actividad, ligada a un establecimiento. El adquirente no podrá utilizar ese
nombre porque sólo podrá adoptar para su actividad su propio nombre o una
designación convencional. Nuestra postura se corresponde con el principio de la
veracidad.
Desde luego,
cabe aclarar que el nombre identifica la actividad desarrollada por una persona
y es un factor de atracción de clientela.
Por esta última función, al adquirente de una casa de comercio, puede
interesarle continuar su explotación bajo el mismo nombre utilizado por el
enajenante, para dar una apariencia de continuidad que se entiende beneficiosa
para conservar la clientela. El derecho a usar el nombre dependerá de las
circunstancias antes referidas. El adquirente podrá negociar con el enajenante
para que le permita utilizar el nombre que
él estaba utilizando.
C.
Indicaciones
geográficas
El
artículo 73 establece:
“Constituyen
indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones
de origen.”
El
artículo 74 dispone:
