PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARCARIO

Por Virginia Bado

I. Solicitud

Se realiza ante DNPI y se numeran de acuerdo al orden de llegada.

Artículo 29. La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que aquélla requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación.

Artículo 30. La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.

Se debe completar un formulario con la siguiente información: datos personales del solicitante, firma, descripción de la marca, clase o clases que cubrirá y pago de tasa de registro.

Artículo 31. Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.

Artículo 32. Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios.

II. Publicaciones

 La DNPI una vez recibida la solicitud ordena su publicación en el Boletín de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

De no haber oposiciones la DNPI concede el registro y posteriormente entrega el título.

Artículo 34. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda, en atención a las clases a las que dichas solicitudes refieran.

Artículo 35. Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

III. Oposiciones

A. Planteadas por terceros  

1. Oportunidad

Deben se presentadas ante la DNPI dentro del plazo de 30 días corridos contados a partir del siguiente al de la última publicación.

Artículo 23. Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.
La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

2. Causales

            a. Signo que no puede ser registrado por el art. 4 y 5 de la Ley (art. 20).

El art. 20 hace referencia a los signos que no pueden ser registrados como marca y que de registrarse padecen una nulidad absoluta o relativa.

Artículo 20. El titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

            b. Signo que no es suficientemente distintivo y que confunde (arts. 6  y 18)

Los artículos 3, 18 y 33 del Decreto Reglamentario habilitan la oposición de quien tenga registrada (o en trámite de registro) una marca igual o similar.

 Artículo 6. Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

 c. Signo en uso pero no registrado

El artículo 24 de la Ley permite, a quien es titular de una marca no registrada oponerse siempre y cuando pueda probar estar utilizándola e incluso haberla registrado aunque no la haya renovado.

Artículo 24. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.
Cuando la oposición se entable por aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.
Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.
Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal.

B. Planteadas por la DNPI

La DNPI puede oponerse de oficio al registro de una marca basándose en las siguientes causales:

 Artículo 21. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Artículo 22. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

C. Procedimiento

a.       Presentación de la oposición

b.      Traslado por veinte días

c.       Apertura a prueba hasta un máximo de noventa días.

d.      Vista a las partes

e.       Informe de la Asesoría Letrada

f.        Resolución del Ministro de Industria, Energía y Minería quien delega la facultad en el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

 IV. Recursos administrativos contra la resolución que admite o niega el registro de una marca

A. Causales

Pueden ser las mismas que fueron objeto de la oposición (si la hubo) o puede tratarse de otras causales.

B. Procedimiento

Se interpone el recurso de revocación, ante la DNPI, con el objetivo de que la propia Dirección revoque lo resuelto. Conjuntamente se interpone el recurso jerárquico  en subsidio, ante el Poder Ejecutivo (que delegó la facultad en el Ministerio de Industria) que tiene por finalidad obtener la revocación del jerarca.

El fundamento de Derecho, en lo que respecta al derecho a recurrir, se encuentra en el art. 317 de la Constitución y en la Ley 15.869. El procedimiento propiamente dicho está gobernado por el Decreto 500 del año 1991.

Ambos recursos deben interponerse en el plazo de diez días corridos contados desde aquel en que se notificó la resolución de admisión o denegación de registro.

V. Acción de anulación

El art. 10 y 9 de la Ley, permite solicitar la anulación del registro de una marca luego de agotada la vía administrativa.

Las causales legales son las mismas que las que permiten la oposición por lo cual nos remitimos a los dicho oportunamente. Debe tenerse presente que si bien las causales son las mismas, no puede haberse intentado primero la acción de oposición.

El art. 26 expresa: La oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

Respecto a las causales la Ley dispone:

Artículo 25. Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6º) y 7º) del artículo 5º de la presente ley, el propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción. La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de la anulación de pleno derecho.

Artículo 27. La acción de anulación basada en el artículo 4º de la presente ley podrá deducirse en cualquier tiempo.
Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley, salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo.

VI. Acción de nulidad ante el T.C.A

Agotada la vía administrativa, queda la posibilidad de entablar una acción de nulidad ante el TCA  de acuerdo al régimen del Dto Ley 15.524 y de la Ley 15.869. En este proceso son parte el particular, no satisfecho con lo resuelto por la administración, y el Estado.